連邦巡回裁判所は、自明性分析において副次的考慮事項を個別に、そして全体として考慮する必要があることを明確にしている

2023年8月24日、アムスのボルボ・ペンタにある米国連邦巡回控訴裁判所。 LLC 対 Brunswick Corp. 事件番号 22-1765 は、米国特許 9,630,692 (「'962 特許」) のすべてのクレームが明らかに特許不可能であるとする特許審判控訴委員会 (PTAB) の最終書面決定を取り消しました。 CAFCは、当審議会が適切に検討していなかった非自明性の客観的証拠をさらに評価するために決定を差し戻した。 その際、連邦巡回裁判所は、さまざまな証印の必要な自明性分析と検討に関して、切望されていた指針を提供した。

'962 特許はボートの駆動装置に関するもので、ボートの船尾の下に配置された「牽引式」または「前向き駆動装置」を提供するように設計されています。 ボルボ・ペンタが'962特許を商用化したものは「フォワード・ドライブ」システムと呼ばれ、2015年に発売されたとき「非常に成功した」。その理由の一つは、ウォータースポーツにとってより安全であることだ。 ブランズウィック社は 5 年後、「Bravo Four S」ドライブと呼ばれる独自のボート ドライブ システムを発売しました。

ブランズウィック社が Bravo Four S ドライブを発売したのと同じ日に、ブランズウィック社は 962 年特許の当事者間審査を理事会に請願し、すべての請求項は 2 つの参考文献に照らして明らかであると主張しました。 Brandt (「Brandt」) に対する米国特許 4,840,136。 これに対し、ボルボ・ペンタは主にキーケーファー氏とブラント氏を組み合わせようとする動機に異議を唱え、その一方で、自明ではないことを示す6つの客観的な証拠、つまりコピー、業界の賞賛、商業的成功、懐疑論、他者の失敗、長年感じられてきたが解決されていないニーズの証拠を提示した。

CAFCは、ボルボ・ペンタの非自明性の客観的証拠の評価に移る前に、結合動機に関するPTABの認定は実質的な証拠によって裏付けられていると認定した。 CAFCはまず、ボルボ・ペンタが「各異議申し立ての請求項に記載されている操縦可能なトラクター型駆動装置」がフォワード・ドライブ実施形態の成功の原動力であることを証明することにより、必要な連携を確立したと認定した。プロペラの配置とステアリング軸の位置の独創的な組み合わせにより、従来技術のドライブでは達成できなかった一定の利点が業界で賞賛されました。」

Forward Driveと'962特許の異議申し立ての請求項との関連性を発見した連邦巡回裁判所は、次に、「さまざまな考慮事項への重みの割り当てを含む、非自明性の[この]客観的証拠に関する審議会の分析は過度に行われた」と結論付けた。曖昧で曖昧。」 スリップ Op. たとえば、Forward Drive の意図的なコピーを証明するブランズウィック州の内部文書の重要性を認識し、「コピーを発見したにもかかわらず、理事会はこの要素に『ある程度の重み』を与えるだけでした。」同上。 連邦巡回裁判所は、この「『ある程度の重み』のみの割り当て」は、一般的に「コピーは非自明性の強力な証拠である」と「他人による不作為を説明する判例」に照らして不十分であると判示した。問題を解決するには、多くの場合、コピーが非自明性の最も実証的かつ説得力のある証拠になる可能性があります。」

CAFCも同様に、ボルボ・ペンタの商業的成功の証拠は単に「ある程度の重み」以上の価値があると判示した。 例えば裁判所は、ブランズウィックが「フォワードドライブは本質的にスターンドライブの新たな市場を生み出した」「『フォワードドライブ』の売上は2015年の発売以来大幅に増加した」「さらにはそして、フォワード ドライブを組み込むために特別に設計されたボートを含め、ボルボ ペンタ フォワード ドライブをオリジナル機器として提供するボート製造業者が増えています。」 この要素を「ある程度重視」するという理事会の決定は、実質的な証拠によって裏付けられていませんでした。 スリップ Op. 17時。

CAFCはまた、長年感じられてきた未解決の必要性を理事会が適切に評価できなかったと判示した。 例えば裁判所は、「1950年代に最初のサーファーがボートの後流の後ろで10本ハングできることを発見して以来、人々はそれをより良くする方法を見つけようとしてきました…」という証拠を委員会が無視したと判断した。そして、「インボード V ドライブのメーカーは、プロペラを船体の下に安全に隠して、[ウェイクサーフィン] 市場にサービスを提供することに成功しましたが、スターンドライブのメーカーはできませんでした。」 連邦巡回裁判所は、この証拠は「スターンドライブボートでの安全なウェイクサーフィンという、長年感じられてきた必要性を明らかに示している」と判断した。 CAFCはまた、主張された先行技術であるブラント（1989年頃、ボルボ・ペンタに譲渡）とキーケーファー（1952年頃、ブランズウィックに譲渡）の年代も指摘し、一方で「ブランズウィック自体が主張された参考文献の1つを所有していた」という事実にも言及した。ほぼ50年間もの間、まだ開発されていなかった特許請求の発明を見逃してはなりません。」 スリップ Op. 19時。